ライセンス契約終了後の広告写真の利用と著作権・パブリシティ権侵害（知財高裁令和2年2月20日判決）

はじめに

ブランドのライセンス契約において、ライセンシーがライセンサーから広告用の写真やデザイナー本人の肖像等の素材の提供を受けて利用することは広く行われています。しかし、ライセンス契約が終了した後も、ライセンシーが引き続きこれらの素材を自社ウェブサイト等で使用し続けた場合、どのような法的問題が生じるのでしょうか。

今回のコラムで紹介する知財高裁令和2年2月20日判決は、ファッションデザイナーであるX（一審原告）及びそのマネジメント会社（一審原告会社）と、同氏の名を冠したブランドの日本における婦人服販売事業を長年行っていた株式会社（一審被告）との間で、契約関係終了後のデザイナーの肖像・氏名及び広告写真の利用について争われた事案です。

上記知財高裁判決は、長期間にわたる契約関係の中で明確に定められていなかった事柄が紛争の原因となった事案において、契約関係にあった当時の事情を踏まえた合理的な意思解釈に基づき、パブリシティ権侵害、不正競争行為、著作権侵害の各論点について判断を示した点で、ブランドライセンスを行う事業者にとって参考となる判決です。

なお、本判決は、原審である東京地裁平成31年2月8日判決の結論を維持しつつ、判断にあたっての基本的な観点を独立した項目として明示するなど、いくつかの点で独自の付加判断を示しています。このため、今回のコラムでは、原審判決を踏まえ、ポイントとなる点を解説いたします。

事案の概要

本件は、ファッションデザイナーである一審原告X及びそのマネジメント会社である一審原告会社が、一審被告に対し、以下の請求をした事案です。

一審被告は、平成9年頃から本件ブランドを用いた日本での婦人服販売事業を行っており、両当事者は平成9年から平成25年までの間、本件ブランドを用いた事業のための契約関係にありました。一審被告は、既に日本国内の本件ブランドに係る商標権を譲り受けていました。

平成25年の修正サービス契約の解除（本件解除）により、両当事者間の契約関係が解消されましたが、一審被告は、その後も被告ウェブサイト上において、一審原告Xに関する表示（被告表示1～4）や、一審原告会社が提供した広告写真（被告写真1～126）を掲載し続け、また、被告商品の商品タグに被告表示5を付して販売を継続しました。

問題となった各表示及び被告写真の具体的内容は、以下のとおりです。

これに対し、一審原告らは、以下の請求を行いました。

原審（東京地裁）は、一審原告らの金銭請求の一部を認容し、その余を棄却しました。原判決に対し、一審原告会社及び一審被告の双方が控訴しました。

本件の争点

本件の争点は、以下のとおりです。知財高裁は、争点①ないし⑭のすべてについて判断を示し、その大半について原審の判断を是認しています。本コラムでは、特に重要な論点に絞り、紹介いたします。

裁判所の判断

知財高裁は、原審の判断を是認し、一審原告会社の控訴及び一審被告の控訴をいずれも棄却しました。

知財高裁は、判断にあたっての基本的な観点について、以下のとおり判示し、本件のような長期の契約関係にあった当事者間の紛争における判断のあり方を示しました。

本件事案は、長期間にわたり契約関係にあった当事者が、必ずしも明確に定めてこなかった事柄が問題となり、それが原因となってパブリシティ侵害行為、著作権侵害行為及び不正競争行為（いずれも法的性質としては不法行為）として損害賠償等が請求されている、というものである。そうすると、権利侵害の成否や損害額の算定の判断に当たっても、契約関係にない権利者と侵害被疑者との間の訴訟におけるものとは異なり、契約関係にあった当時の事情を踏まえた合理的な意思解釈が必要とされる。

争点⑨　原告写真の著作権の所在（職務著作物該当性）について

知財高裁は、原告写真は米国著作権法に基づく職務著作物として製作され、その著作権が一審原告会社に帰属することを認めました。

原判決が認定した事実関係に加えて、対価の支払を受けて広告用に撮影して顧客に引き渡した写真に関して撮影者が著作権を保有しておく必要性は乏しいのが通常であることも考慮すれば、たとえ制作における具体的な指示等が具体的に認定されていないとしても、職務著作性を肯定するのに十分な状況が存したといえるのであるから、原判決の認定に誤りがあるとはいえない。

争点⑩　原告写真の利用許諾の目的及び期間等について

知財高裁は、修正サービス契約の終了前については、過去のシーズンの写真の被告ウェブサイトへの掲載についても黙示の許諾があったと認める一方、契約終了後の利用許諾は認められないと判断しました。

まず、契約終了前については、以下のとおり判示しました。

修正サービス契約3条の文言は、各シーズンに向けての一審被告の広告宣伝活動に合わせた時期・内容で一審原告側が広告用素材を準備する旨を定めたものと解するのが自然であり、その写真をいつまで一審被告が利用できるか等についての合意はなかったと認められる。そして、シーズン終了後も当該写真等が被告ウェブサイトに掲載されていることに対して一審原告側から特段の異議が唱えられた形跡はないから、過去のシーズンの写真の被告ウェブサイトへの掲載につき、著作権を侵害するものではないと一審原告側は認識していたと推認され、このことは、黙示の許諾と同視できる。

他方、契約終了後については、以下のとおり判示しました。

契約関係が終了した後においても、一方当事者である一審被告が、他方当事者である一審原告会社が著作権を有する原告写真を利用できるというのは異例の取扱いであるというべきところ、一審被告が指摘する事実を考慮しても、当事者間の基本的な契約関係が終了した後において、原告写真の著作権についての利用許諾という付随的な契約関係が残存するとの合意があったことを認めるには足りないし、契約終了後に、一審被告による利用を許諾する合意が成立したことを認めるに足りる証拠もない。

争点⑭　一審原告会社の著作権侵害による損害額について

知財高裁は、原判決が認定した著作権法114条3項に基づく利用料相当損害金の算定（写真1枚当たり1年1万円、126枚、約3年間、合計378万円）を是認しました。

一審原告会社は、修正サービス契約における広告制作業務の対価（1シーズン当たり約938万円相当）を基礎として損害額を算定すべきと主張しましたが、裁判所は以下のとおり判示しました。

一審原告会社が主張する広告制作サービス業務料は、一審原告会社自身も自認するとおり、原告写真を被告ウェブサイトに掲載することの対価ではないのであるから、これを基準に原告写真の利用料相当損害金の額を算定するのは相当とはいえず、このことは、一審原告会社が主張する事情を考慮しても変わりないものというべきである。他方、侵害プレミアムも考慮すれば、原判決が認定した写真1枚当たり1年1万円という利用料相当損害金の額は、高額に過ぎるということもできない。

争点①　パブリシティ権侵害の成否について

知財高裁は、一審原告Xにパブリシティ権が成立し、一審被告がこれを利用する目的を有していたと認めた上で、本件解除までの期間については一審原告らの黙示の承諾があったが、本件解除後については承諾が認められないとして、本件解除後の被告表示1及び2の使用についてパブリシティ権侵害を認めました。損害額の算定にあたっては、以下の事情が考慮されました。

これらの事情を総合考慮し、知財高裁は、パブリシティ権侵害による使用料相当損害額を100万円と認定した原審の判断を維持しました。

争点②　品質誤認惹起行為該当性について

知財高裁は、被告各表示について、一審被告が被告商品のデザイン等に一審原告Xが関与しているか少なくとも推奨していると認識させるものであり、品質誤認惹起行為に該当すると判断した原審の判断を維持しました。

争点④及び争点⑫　差止めの必要性について

知財高裁は、差止めの必要性について、以下のとおり判断し、原審の判断を維持しました。被告表示1～5については、訴訟提起後に一審被告がこれらの使用をやめていること、アンケート調査結果から被告表示5が消費者の購買行動に対して与える影響力が限定的であり、被告表示2～4の影響力も同様と考えられること等から、一審被告にとって使用の実益が乏しく、再開のおそれも認められないとしました。

被告写真についても、合理的な経営判断によれば、再掲載は行わないと推認されるとして、差止めの必要性を否定しました。

争点⑦及び争点⑧　謝罪広告・訂正広告・誤認防止表示の要否について

知財高裁は、100万円の賠償を命じることでパブリシティ権侵害による損害の填補として十分であるとして、謝罪広告・訂正広告の請求を認めませんでした。また、誤認防止表示についても、以下のとおり判示し、必要性を否定しました。

そのような誤認がどの程度需要者及び消費者の間に生じたかは具体的に明らかでない上、かかる誤認の発生は、被告各表示によるものというよりも、商標権譲渡契約の効果として、一審原告Xの氏名と同一のＪＳ商標を一審被告が自由に使用し得ることから不可避的に生じるところが大きいといえる。

コメント

1　本判決の実務上の意義

本判決には、以下のような実務上の意義があると考えられます。

（1）長期継続的契約関係における判断枠組みを明示的に示した点

本判決は、判断の冒頭に「基本的な観点」という項目を独立して設け、長期間にわたり契約関係にあった当事者間の紛争については「契約関係にない権利者と侵害被疑者との間の訴訟におけるものとは異なり、契約関係にあった当時の事情を踏まえた合理的な意思解釈が必要」と明示しました。

原審も、個別論点の判断の中で当事者の合理的意思解釈という考え方を部分的に用いていましたが、本判決は、この考え方を個別論点を離れた判断の一般的な枠組みとして正面から打ち出した点に特徴があります。ライセンス契約の運用や終了に伴う紛争の判断方法論として、本判決の示した枠組みは今後の同種事案の処理において参考になるものです。

（2）契約終了後の広告素材の利用許諾に関する厳格な判断

本判決は、契約関係が終了した後に、ライセンシーがライセンサーから提供された広告素材（写真）を引き続き利用できるというのは「異例の取扱い」であるとして、契約終了後の利用許諾の存続について厳格な判断を示しました。ライセンサーから提供された素材は、契約関係の存続を前提として利用が許容されていたものであり、契約終了と同時に原則として利用権限も失われるという基本的な枠組みを明確にしたと評価できます。

（3）契約終了前の利用についての黙示の許諾の認定手法

原告写真の契約終了前の利用については、原審と本判決とで論理構成に違いがあります。原審は、修正サービス契約3条の文言解釈から、使用許諾期間は「契約期間終了まで」であり、その期間中は用途制限なくウェブサイト掲載も許諾の範囲内であると構成していました。

これに対し、本判決は、契約3条について「写真をいつまで利用できるか等についての合意はなかった」と認めた上で、シーズン終了後の掲載に対して一審原告側から特段の異議が唱えられた形跡がないことを根拠に、「黙示の許諾と同視できる」と構成しました。

本判決の構成は、契約文言の解釈ではなく、権利者側の不作為（異議を唱えなかったこと）を根拠とする黙示の許諾を認定するものであり、長期契約関係における権利者側の対応が黙示の許諾の有無の判断に影響することを示しています。権利者としては、自己の権利の範囲を明確にするためにも、想定外の利用態様に対して適時に異議を唱える対応が重要となります。

（4）パブリシティ権の価値評価におけるライセンシーの寄与の具体的分析

本判決は、パブリシティ権侵害による損害額の算定にあたり、原審よりもさらに踏み込んで、権利者本人の世界的な名声の実態を証拠に即して具体的に検証しました。

原審は、「被告の売上げにおいては、原告側から譲り受けた商標権その他の権利の使用が寄与するところが大きい」と一般的に指摘するにとどまっていました。

これに対し、本判決は、一審原告Xの「世界12か国進出」の実態について、米国内の実店舗以外はデパート等への断続的な商品卸しやネットショップ掲載にとどまることを具体的に検討し、ファッションショーも出展料を支払えば参加可能な地元ニューヨークでのものであること等を認定した上で、一審原告Xの肖像等の顧客誘引力は「いわゆる超一流のファッションデザイナーのものと同列ではない」と判断しました。

また、本判決は、日本における一審原告Xの名声の形成について、「各ライセンシーの寄与、中でもその先駆けである一審被告の寄与が相当程度に大きかった」と明示的に認定しました。

長期のライセンス関係においては、ブランド価値や権利者の知名度の形成にライセンシーの活動が寄与していることが多く、本判決は、パブリシティ権侵害訴訟における権利者側の名声・顧客誘引力の実態を客観的に検証する判断手法を示した点で、実務上の参考になります。

（5）著作権侵害における損害額算定の基準

本判決は、著作権法114条3項に基づく利用料相当損害金の算定にあたり、広告制作業務の対価は写真利用の対価ではないとして、これを算定基準とすることを否定し、写真1枚当たり1年1万円という比較的低額な基準を維持しました。広告写真の利用料相当損害金の算定において、当初の制作費用が基準とならないことを明確にした点で参考になります。

（6）誤認防止表示の否定理由として商標権譲渡契約の効果を考慮した点

本判決は、誤認防止表示を否定する理由について、原審が「損害賠償で十分に足りる」と述べるにとどまっていたのに対し、さらに踏み込んだ判断を付加しています。すなわち、本判決は、消費者の誤認の発生について、「被告各表示によるものというよりも、商標権譲渡契約の効果として、一審原告Xの氏名と同一のＪＳ商標を一審被告が自由に使用し得ることから不可避的に生じるところが大きい」と判示しました。

この判示は、デザイナーの氏名が商標として譲渡されている場合、譲受人が当該氏名を自由に使用し得ることから生じる消費者の誤認は、譲渡契約に由来する構造的なものであって、表示差止めや誤認防止表示では解決しきれないことを指摘した点に意義があります。デザイナー氏名等を商標として譲渡する契約を締結する場合には、このような構造的な誤認のリスクを契約当事者双方が認識した上で、契約条件を設計する必要があることを示唆しています。

2　企業等に求められる対応

本判決を踏まえると、ブランドライセンスを行う事業者においては、以下の点に留意する必要があります。

（1）ライセンス契約における広告素材の取扱いの明確化

ライセンス契約を締結する際には、ライセンサーから提供される広告素材（写真、デザイナーの肖像・氏名、紹介文等）の利用範囲・目的・期間を明確に規定しておくことが求められます。特に、契約終了後の素材の取扱い（利用の可否、返還義務、削除義務等）について具体的な条項を設けておくことが、後日の紛争を防ぐ上で有用です。

（2）契約終了後の素材の速やかな削除・利用停止

本判決は、契約終了後の素材の利用について、ライセンシー側の正当化根拠として「契約終了後の異議がなかったこと」等の事情を認めませんでした。ライセンシー側としては、契約終了後は速やかにウェブサイトや店舗等からライセンサー提供素材を削除・利用停止することが求められます。契約終了後の継続使用は、著作権侵害、パブリシティ権侵害、不正競争行為等の複数の法的責任を生じさせる可能性があります。

（3）ライセンサー側の権利行使における適時の対応

ライセンサー側としては、ライセンス契約終了後にライセンシーが素材の利用を継続している場合、速やかに異議を唱え、利用停止を求めることが重要です。本判決では、契約終了前の継続使用については黙示の許諾が認定されていますが、これは長期間にわたり異議を唱えなかったことが一因となっています。権利者としては、自己の権利の範囲を明確にするためにも、不適切な利用に対して適時に異議を唱える対応が求められます。

（4）ブランド価値形成における寄与の記録

長期のライセンス関係においては、当事者双方がブランド価値や権利者の知名度の形成に寄与している場合が多く、紛争発生時の損害賠償額の算定に影響を及ぼします。ライセンサー側としては、自己のブランド価値形成への寄与を客観的に示す資料（販売実績、広告支出、受賞歴等）を日頃から整備しておくことが、将来の紛争に備えて有用です。ライセンシー側としても、自己のマーケティング活動による寄与を記録しておくことが、紛争時の損害賠償額の減額主張の根拠となり得ます。

おわりに

ブランドライセンス契約の運用や終了に伴う著作権、パブリシティ権、商標権、不正競争防止法上の論点は、複数の法領域が交錯する複雑な問題であり、事案ごとに慎重な検討が必要となります。

特に、長期の契約関係における広告素材の取扱いについては、契約書の文言だけでなく、当事者間の取引の実態や交渉経緯を踏まえた総合的な判断が求められ、専門的な知見が欠かせません。

こうした問題については、著作権法・知的財産法・不正競争防止法に精通した弁護士に早期に相談することが、適切な解決策を見出すうえで有益です。

当事務所では、ファッション・コスメ・ブランドビジネスをはじめとするライセンス分野について、ライセンス契約書の作成・レビュー、契約終了時の対応、紛争対応、訴訟対応まで幅広くサポートを提供しております。

「契約終了後の素材の取扱いに不安がある」「ライセンス契約の条項をどのように設計すべきか分からない」「ライセンサー／ライセンシーとの間でトラブルが生じている」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

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